特許法102条1項2号括弧書きについての覚書

はじめに

特許庁総務部総務課制度審議室編『令和元年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(発明推進協会,2020)発行*1を機に、令和元年改正*2で現れた特許法102条1項2号括弧書きについて整理してみたい。

その前に条文を確認しよう。本改正前の特許法102条1項(旧102条1項)は以下のものであった:

特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。


これが改正により、次のものとなった(新102条1項;強調は引用者):

特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。

一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額


この条文改正を大雑把に述べれば、まず、旧102条1項本文の額(但書きによる控除後の額)が新1項1号の額に変わり、さらに、旧1項但書きがなくなった一方、新1項2号が新設された。この結果、1号の額に加えて、旧1項但書きの「当該事情に相当する数量」について「これらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」も、「損害の額とすることができる」ようになったのである。ただし、新1項2号には「特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。」という括弧書きが存在する。

立案担当者解説

新102条1項2号および括弧書きの趣旨について、立案担当者は次のように解説している:

新第2号は、侵害者の侵害行為により、権利者がライセンスの機会を喪失したことに伴う逸実利益を規定したものである。すなわち、新第1号で販売数量減少に伴う逸実利益の基準となる数量から除外された、実施相応数量を超える数量又は特定数量があるときにおいて、これがライセンスの機会を喪失したといえない場合(例えば特許発明が侵害製品の付加価値全体の一部にのみ貢献している場合※*3等)を除いては、ライセンスの機会を喪失したことによる逸失利益が発生している。このように、権利者自らが実施すると同時にライセンスを行ったと擬制し得る場合に限って、実施料相当額をライセンス機会喪失に伴う逸失利益として、請求できることを規定する。
……
※特許発明が侵害製品の付加価値全体の一部にのみ貢献している場合、多くの裁判例では「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情」があるとして、譲渡数量から覆滅すべき割合に応じた数量を控除した上で賠償額の算定が行われている(例えば特許発明が侵害製品に貢献している割合が10%の場合、譲渡数量から90%を覆滅するなど)。このような場合に当該覆滅部分を「特定数量」として実施料相当額による賠償を追加で認定することは、特許発明が貢献していない部分について損害の填補を認めることとなり、適切でない。こうした理由から、新第2号において「特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。」と規定し、権利者が自己の権利についての通常使用権の許諾等をし得たと認められない場合には、実施相応数量を超える数量又は特定数量について実施料相当額による賠償を認定することはできない旨を定めている。
*4

学説

上記のような立案担当者の解釈について、否定的な次の見解がある:

新1項2号括弧書きは,基本的には,控除数量分についての損害不発生の抗弁(最判平成9・3・11民集51巻3号1055頁─本書43事件)を明文化した(新2号適用の前提となる損害も生じていない場合を,許諾等を「し得たと認められない場合」と表現した)趣旨と解されよう……。
……実際の裁判例における寄与度の内容と位置付けは様々であり,他の要素と総合した判断となることが多いことも鑑みれば,2号括弧書きは明らかに損害不発生といえる例外的な場合のみが該当し,寄与度を含む1号の控除理由は控除数量分の相当な実施料額の算定の考慮要素とする手法が妥当と思われる。
*5

また、上記見解と概ね同趣旨だと思われるが、以下の見解も存在する。

102条1項2号括弧書「……」の意味は何かということが問題となる。起草者は,特許発明が売上げに寄与していない分について復活を認めない趣旨であると理解しているようである(そのような部分については,合理的な当事者は実施料を算定する対象に含めないだろうと読むのである)。しかし,このような解釈は条文の文言に合わない。また,特許発明の寄与度を測定するには,結局,侵害がなかったとすれば,侵害製品の需要者のうちどの程度の割合が特許権者の特許発明の実施品に向かうのかという問題設定をすることになるはずであり,そうだとすると,第三者の競合品との比較,侵害なかりせば侵害者が製造販売していたと想定される非侵害製品との比較など,一般の推定の覆滅の問題(こちらは「特定数量」の問題として敗者復活を認める趣旨であったはずである)と分離困難となり,敗者復活を認めるか否かの線引きをなすことができなくなる。ゆえに,採用し得ない読み方といえよう。寄与分は相当額において参酌すれば足りる。結論として,この括弧書は,特許権者と専用実施権者が併存する場合,いずれが賠償を求めうるかを明らかにするだけの趣旨と理解するほかないのではないか。
*6

判例

特許法102条1項に関する裁判例はまだ存在しない。しかし本稿は、旧102条1項について、知財高大判令和2年2月28日(平成31年(ネ)第10003号)[美容器]が、次の判示した点に注目したい:

「単位数量当たりの利益の額」は,特許権者等の製品の売上高から特許権者等において上記製品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した額(限界利益の額)であり……。特許発明を実施した特許権者の製品において,特許発明の特徴部分がその一部分にすぎない場合であっても,特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定されるというべきである。……。しかし,……,本件特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえないから,原告製品の販売によって得られる限界利益の全額を原告の逸失利益と認めるのは相当でなく,したがって,原告製品においては,上記の事実上の推定が一部覆滅されるというべきである。

すなわち本判決は、「本件特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえない」ことについて、「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情」(旧102条1項但書き)としてではなく、「単位数量当たりの利益の額」(旧102条1項本文)の問題として、考慮したのである。この手法は新102条1項についても妥当するものであると考えられ、さらに本判決が知財高裁大合議によるものであることを踏まえると、少なくとも今後しばらくは、この裁判実務が採られることになろう。

ここで、前述した、新102条1項2号に関する立案担当者解説を思い出してみよう。当該解説では「特許発明が侵害製品の付加価値全体の一部にのみ貢献している場合、多くの裁判例では「譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情」があるとして、譲渡数量から覆滅すべき割合に応じた数量を控除した上で賠償額の算定が行われている」と述べていた。しかし、上記知財高裁大合議判決により、今後は、立案担当者解説の述べたような裁判例が現れることはなくなったと言ってもよい*7。してみれば、新102条1項2号に関する立案担当者解説は、その前提が崩れたのではなかろうか。

更新履歴

2020-05-09 公開
2020-05-12 特許庁Webページへ『令和元年法律改正(令和元年法律第3号)解説書』が掲載されたことを追記
2020-05-13 誤記修正

*1:この解説は、特許庁Webページにも間もなく掲載されるものと思われる。2020-05-12追記: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2019/2019-03kaisetsu.htmlに掲載された。

*2:令和元年5月17日法律第3号。

*3:引用者注:「※」は原文ママ

*4:特許庁総務部総務課制度審議室編『令和元年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(発明推進協会,2020)17-18頁。

*5:金子敏哉「特許法102条1項と3項の適用関係〔飛灰中の重金属固定化処理事件〕」小泉直樹・田村善之編『特許判例百選〔第5版〕』(有斐閣,2019)87頁。

*6:田村善之・時井真・酒迎明洋『プラクティス知的財産法I』(信山社,2020)173-174頁。

*7:立案担当者解説では「特許発明が侵害製品の付加価値全体の一部にのみ貢献している場合」としているが、知財高裁大合議判決のように「特許発明が特許権製品の付加価値全体の一部にのみ貢献している場合」と考えて同じことであろう。