事案の概要
Y(被告・被控訴人)は、樹脂フィルムの製造機械装置等に関する本件日本特許権および本件米国特許権（本件各特許権；ともに権利期間満了のため既に消滅している）の特許権者である。
平成5(1993)年、Yは、X(原告・控訴人)と特許実施許諾契約と締結し、Xに上記各特許権について独占的通常実施権（本件通常実施権）を許諾した。なお、Yは、本契約には独占通常実施権に基づき製造した樹脂フィルムの製造機械装置をYの競合会社に販売することを禁止する特約（販売禁止特約）が付されていたと主張している。
その後、Xは、ポリイミドフィルム製品製造機械装置（本件各機械装置）を製造し、Yの競合会社であるZ(原告補助参加人・被控訴人補助参加人)へ販売し、Zは韓国で本件各機械装置を用いてポリイミドフィルム（本件各製品）を製造し、日本・米国へ輸出等していた。
平成22(2010)年Yは、Zへ、米国において訴訟を提起した（別件米国訴訟）。販売禁止特約のためZの本件各製品の製造販売は本件米国特許権の侵害に当たるので、Zへ損害賠償を求めるものである。そして平成29(2017)年、米国連邦地方裁判所は、Zに対して損害賠償を命ずる判決をした*2。
このような状況の下*3、本件は、Xが、Yに対し、YはXおよびYに対し本件各特許権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権（本件損害賠償請求権）を有しないことの確認を求めた*4事案である。
以下に述べるように、第一審判決では確認の利益を認めなかったが、第二審判決ではこれを認めた。これを不服として、Yは最高裁へ上告受理申立て*5を行なったのである。上告審において口頭弁論が開かれたため、第二審判決が破棄される可能性がある。
なお、Xは、第一審判決後、Yに対し、別件米国訴訟について、不当訴訟として不法行為に当たる、又は、本件実施許諾契約の債務不履行に当たるとして損害賠償請求訴訟を提起し、またZは，第一審判決後、Yに対し、別件米国訴訟について、不当訴訟として不法行為に当たるとして損害賠償等請求訴訟を提起している（別件大阪訴訟；図示省略）。
第一審判決*6
YがXに対して本件損害賠償請求権を有しないことの確認を求める点について
「被告は，別件米国訴訟において，本件実施許諾契約には販売禁止特約が付されており，原告補助参加人による本件各製品の製造販売が本件米国特許権の侵害に当たる旨主張しているところ，この主張を前提にすれば，被告は，原告補助参加人に本件各機械装置を製造販売した原告に対しても，販売禁止特約に違反して本件各特許権を侵害したとして，損害賠償を求め得ることになる。しかしながら，……，被告は，本件訴訟の提起前に，原告に対して本件損害賠償請求権を主張し，又はこれを行使したことはない上，平成３０年４月２７日の本件第４回弁論準備手続期日において，原告に対して本件損害賠償請求権を将来にわたって主張及び行使しない旨の一部和解に応じられる旨述べているのであるから，被告が原告に対して本件損害賠償請求権を行使するおそれが現に存在するとは認められない。したがって，本件不存在確認請求のうち，原告に対する本件損害賠償請求権が存在しないことの確認を求める部分については，即時に確定する必要があるとはいえず，確認の利益は認められない。」
YがZに対して本件損害賠償請求権を有しないことの確認を求める点について
「別件米国訴訟において原告補助参加人に対して損害の賠償を命ずる判決が確定し，原告補助参加人が被告に対してその損害を賠償した場合には，原告が原告補助参加人から求償されるおそれがあることは否定し難いものの，本件の当事者である原告と被告との間において，被告の原告補助参加人に対する本件損害賠償請求権が存在しないことを確認する判決が確定したとしても，その判決の既判力は原告と原告補助参加人との間には及ばないから，原告が原告補助参加人から求償されるおそれを除去することはできない。したがって，本件不存在確認請求のうち，原告補助参加人に対する本件損害賠償請求権が存在しないことの確認を求める部分についても，確認の利益は認められない。」
「原告は，原告と被告と原告補助参加人との間で生じている紛争を抜本的かつ一挙的に解決するため，その紛争の原因である販売禁止特約の有無を確定する必要がある旨主張する。しかしながら，被告が原告及び原告補助参加人に対して本件損害賠償請求権を有しないことを確認する判決が確定したとしても，そもそも販売禁止特約の有無の判断は判決理由中で示されるにすぎず，その判断に既判力は生じない（なお，本件の当事者ではない原告補助参加人に既判力が及ばないことも，前記のとおりである。）から，原告が主張する上記事情は，被告が原告及び原告補助参加人に対して本件損害賠償請求権を有しないことを確認する利益の有無についての上記判断を左右しない。」
第二審判決*7
YがXに対して本件損害賠償請求権を有しないことの確認を求める点について
「本件各製品の製造のために用いられた本件各機械装置を製造し，これを補助参加人に販売したのは控訴人である。また，当審第１回口頭弁論期日において，被控訴人が，被控訴人は控訴人に対し，本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有する旨陳述したことは，当裁判所に顕著である。そうすると，控訴人と被控訴人との間に本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権の存否について争いがあり，控訴人は，被控訴人から，上記損害賠償請求権を行使されるおそれが現に存在するというべきである。したがって，被控訴人が控訴人に対し，本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求める訴えは，即時確定の利益を有する。」
「被控訴人が，本件訴訟の提起前に，控訴人に対し，控訴人による本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を主張し，又はこれを行使したことはなく，さらに，原審第４回弁論準備手続期日において，被控訴人は控訴人に対し，上記損害賠償請求権を将来にわたって主張及び行使しない旨の一部和解に応じられる旨述べていたとしても，控訴人と被控訴人の間では，上記損害賠償請求権の存否については争いが存在するものである。また，被控訴人は，上記のとおり述べたとしても，これにより上記損害賠償請求権を行使しないことについて法的義務を負うに至ったものではなく，将来にわたって確実に権利行使をしないことを保証するものとはいえない。したがって，前記損害賠償請求権の不存在を確認する訴えについて即時確定の利益を欠くとの被控訴人の前記主張は，採用できない。」
「以上によれば，被控訴人が控訴人に対し，本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求める利益は，存するというべきである。」
YがZに対して本件損害賠償請求権を有しないことの確認を求める点について
「控訴人は，被控訴人に対し，第三者である控訴人補助参加人が本件各特許権を侵害しておらず，被控訴人に対し不法行為に基づく損害賠償債務を負わない旨の確認，すなわち，被控訴人と第三者との間の権利法律関係の確認を求めている。控訴人が，かかる損害賠償請求権の不存在の確認を求める趣旨は，本件通常実施権を有する控訴人が本件各機械装置を製造販売したから，もはや本件各特許権の効力は，控訴人補助参加人による本件各機械装置の使用及び本件各製品の製造販売には及ばず，本件各特許権を侵害しない旨の確認を求めようとするにあるものと認められる。」
「本件において，訴訟物たる被控訴人の控訴人補助参加人に対する本件各特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の存否について判決の主文を導き出すためには，①控訴人補助参加人による本件各機械装置の使用及び本件各製品の製造販売が，本件各発明の実施行為等に当たるとの主要事実に係る認定及び法律判断に加えて，②本件通常実施権を有する控訴人が本件各機械装置を製造販売したことにより，本件各特許権の効力が，控訴人補助参加人による本件各機械装置の使用及び本件各製品の製造販売には及ばないとの主要事実に係る認定及び法律判断も，必要なものということができる。」
「ここで，上記①及び②の認定及び判断は，控訴人の被控訴人に対する権利法律関係を導き出すに当たっても必要なものということができる。すなわち，控訴人は，本件各機械装置を販売する際，少なくともその一部については，控訴人補助参加人との間で，控訴人補助参加人が本件各機械装置を使用することに関して，第三者から特許権行使により損害を被った場合には，控訴人がその全ての損害を補償する旨合意しているところ（……），別件米国訴訟の第一審では，控訴人補助参加人による本件米国特許権の侵害を理由として，控訴人補助参加人に対し損害賠償を命ずる判決が言い渡されているから（……），控訴人は，控訴人補助参加人に，損害を補償しなければならない可能性が高い。そこで，控訴人は，被控訴人に対し，被控訴人が控訴人補助参加人に対し別件米国訴訟を提起したことにより，控訴人が補償することになる損害金相当額について，本件実施許諾契約の債務不履行に基づく損害賠償請求ができる旨主張するところ，かかる権利法律関係を導き出すに当たっては，本件訴訟の判決の理由中における上記①及び②の認定及び判断と同様の認定及び判断が必要になる。今後，被控訴人が控訴人補助参加人に対し，本件日本特許権の侵害を理由とする損害賠償請求を提起した場合にも，同様のことがいえる。」
「また，上記②の認定及び判断に当たっては，本件実施許諾契約の解釈が不可欠であるところ，販売禁止特約の有無を含む本件実施許諾契約の具体的な内容の主張立証については，控訴人補助参加人よりも，契約当事者である控訴人の方が，これを充実して行うことができるものである。さらに，被控訴人は，控訴人補助参加人に対して，本件米国特許権の侵害を理由として別件米国訴訟を提起したのであるから，販売禁止特約の有無を含む本件実施許諾契約の具体的な内容という，別件米国訴訟の結論にも影響し得る争点について，現時点で，主張立証を求められることになっても，やむを得ないものである。」
「このような本件における各事情を考慮すれば，控訴人が，被控訴人に対し，控訴人補助参加人が本件各特許権を侵害しておらず，被控訴人が控訴人補助参加人に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有しない旨の確認を求めることは，控訴人の被控訴人に対する権利法律関係を明らかにし，控訴人の地位の不安を除去するために，有効適切なものということができる。」
「被控訴人は控訴人補助参加人に対し，控訴人補助参加人による本件米国特許権の侵害を理由として別件米国訴訟を提起し，その第一審では，控訴人補助参加人による本件米国特許権の侵害を理由として，控訴人補助参加人に対し損害賠償を命ずる判決が言い渡されている。また，その結果，控訴人は，控訴人補助参加人に，損害を補償しなければならない可能性が高い。そうすると，被控訴人が控訴人補助参加人に別件米国訴訟を提起したことにより，控訴人が補償することになる損害金相当額について，控訴人が，被控訴人に対し，本件実施許諾契約の債務不履行に基づく損害賠償請求等を求め得る権利法律関係を有するか否かについて，控訴人には現実の不安が生じているというべきである。被控訴人は別件米国訴訟を提起しており，今後，被控訴人が控訴人補助参加人に対し，本件日本特許権の侵害を理由とする損害賠償請求を提起する可能性も充分に認められるから，本件日本特許権についても，同様のことがいえる。そうすると，控訴人が，被控訴人に対し，被控訴人が控訴人補助参加人に対し，本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求める訴えについて，即時確定の利益があるというべきである。」
「本件訴訟の判決の理由中における前記①及び②の認定及び判断は，控訴人が控訴人補助参加人から損害の補償を求められるおそれを除去できるか否かについてのみ影響するものではない。前記のとおり，控訴人の被控訴人に対する，本件実施許諾契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権の存否を導き出すに当たっては，本件訴訟の判決の理由中における前記①及び②の認定及び判断と同様の認定及び判断が必要になるものである。控訴人の権利法律関係を明らかにし，その地位の不安を除去するため，控訴人が被控訴人に対し，被控訴人と第三者である控訴人補助参加人との間の権利法律関係の確認を求めることが有効適切か否かを決するに当たり，当該確認判決の既判力のみを考慮すべきものとはいえない。」
「別件大阪訴訟は，控訴人らが，被控訴人に対し，被控訴人が別件米国訴訟を提起したことについて，不法行為又は本件実施許諾契約の債務不履行に基づく損害賠償金の支払等を求めるものである。一方，本件訴訟の争点(2)に係る部分は，控訴人が，被控訴人に対し，被控訴人が控訴人補助参加人に対し，控訴人補助参加人による本件各特許権の侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求めるものである。両訴訟の訴訟物が相違するだけではなく，審理の対象となる不法行為ないし債務不履行行為の内容も，全く異なる。本件訴訟が別件大阪訴訟の補充的なものということもできない。よって，控訴人らが原判決後に別件大阪訴訟を提起したからといって，本件訴訟の確認の利益が失われることはな」い。
「以上によれば，被控訴人が控訴人補助参加人に対し，本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求める利益は，存するというべきである。」
追記(2020-09-11)
上告審判決については、高名な企業法務戦士さんによる下記ブログ記事を参照下さい（これをお読みの多くのかたが既にご覧になっていると思いますが）。
k-houmu-sensi2005.hatenablog.com
この記事を読んで、特許実務を慮って出したCAFC判決を、ことごとく覆す米国連邦最高裁を思い出しました。
更新履歴
- 2020-09-06 公開
- 2020-09-07 タイトルに"［平成31年(受)第619号］"を追記
- 2020-09-11 上告審判決について追記
*1:「最高裁判所開廷期日情報」Webページ［2020年9月6日最終確認］
*2:Kaneka Corp. v. SKC Kolon PI, Inc. (C.D. Cal. 2017). その後、ZはCAFCに控訴していたが、2019年（すなわち本件の第二審判決後）にCAFCは控訴棄却の判決をした（Rule 36 judgmentである）。Kaneka Corp. v. SKC Kolon PI, Inc. (Fed. Cir. 2019).
*3:本件第一審訴訟提起の時期が、別件米国訴訟の第一審判決日（現地時間2017年5月24日）よりも前なのか後なのかは、判決文からは判別できなかった。
*4:さらにXは、Xが本件実施許諾契約に基づきZに対して本件各機械装置を使用させることができる地位にあったことの確認も求めたが、この点については、第一審・第二審ともに確認の利益の存在を認めなかった。
*5:事件番号が「平成31年(受)第619号」となっている。
