はじめに
最高裁判決 最三小判令和元年8月27日集民262号51頁（平成30年(行ヒ)第69号）には、次の判示がある。
（裁判所Webページ掲載のPDFファイルにおける下線は略）。
「当業者が予測することができなかったものか否か」は調査官解説*1では『非予測性』と呼ばれているものであり、「当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否か」は調査官解説では『顕著性』と呼ばれているものである。明確に判示されているわけではないが、両者は「予測できない顕著な」効果の存在を認めるための要件と考えてよいのであろう。
もっとも、「予測できない顕著な」効果があると言うためには、『非予測性』と『顕著性』との両者を充足する必要があるのか(AND関係)、それともいずれか一方でも充足すれば良いのか(OR関係)、不分明である。
また、『顕著性』（「当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否か」）については、2通りの解釈が可能である。(i)効果が「当業者が予測することができた範囲の効果」を少しでも超えれば、それは効果が「顕著」であることを意味し、『顕著性』を満たすという解釈、および、(ii)『顕著性』を満たすためには、「当業者が予測することができた範囲の効果」を（わずかに超えるだけでは不十分で）「顕著」に超える必要があるという解釈、の2つである。
ここで、『顕著性』について、(i)の解釈を採った場合は『非予測性』との差がないように思われ、(ii)の解釈を採った場合は、『顕著性』を満たす場合は常に『非予測性』を満たすことになり、いずれか一方の要件（AND関係と解釈する場合は『非予測性』、OR関係と解する場合は『顕著性』）が不要になるように思われる。
本稿で問題としたいのは、上記のように不明確な点のある『非予測性』および『顕著性』の解釈である*2。
調査官解説
「予測できない顕著な」効果の判断において、『非予測性』および『顕著性』という2つの要件が導入した理由につき、調査官解説は何ら説明を行なっていない。もっとも、学説を紹介する節では、以下のように述べている。
（111頁；注釈略；強調引用者）
調査官解説は明言していないが、最高裁判決は、対象発明比較説のうち上記②の見解を採用した可能性がある（「当業者が対象発明の構成が奏するものとして予測することができなかったもの」は『非予測性』に、「予測できる効果と比較して顕著な効果（異質または同質でも格別優れた効果）であること」は『顕著性』に、それぞれ対応づけることの可能な表現である）*3。そうすると、『非予測性』と『顕著性』とはAND関係にあると解釈すべきであるとの結論となる。
もっとも、調査官解説は、本判決の考え方を述べる節で、次のように述べる。
すなわち、二次的考慮説の立場からは、進歩性判断の基準時における、対象発明の構成とは構成が異なる他の発明における同種の効果の程度（技術水準）がどのようなものであったかは、対象発明の構成の容易想到性とは直接かかわりがないから、進歩性判断における比較の対象とはならないと考えることが自然である。そして、対象発明の構成を想到する動機づけ等が認められる場合に、これを覆して構成の容易想到性を否定し得るためには、少なくとも、対象発明の奏する効果が、対象発明の構成が奏するであろうと予測することができる範囲を超え、これと比較して顕著なもの（特に同質の効果の量的差異の場合）であることが必要と考えられるものと思われる。
他方、独立要件説の立場からは、構成の容易想到性が認められるときには、上記技術水準を上回る効果を有する発明でなければ発明の進歩性を認めるに値しないと考えるか否かが問題となるが、対象発明の構成が奏するものとして予測される効果と比較してこれを超える顕著な効果があれば、これを理由として特許を付与するに値すると考え得るものと思われる。」
（112-113頁；注釈略；強調引用者）
上記記載からは、あたかも『顕著性』のみで、予測できない顕著な効果の有無を判断する、と述べているように思える*4。
すなわち、調査官解説を考慮してもなお、『非予測性』は不要な要件だと思われるのである。
裁判例
本最高裁判決は、原判決を破棄し知財高裁へ差し戻した。その差戻審判決 知財高判令和2年6月17日（令和元年（行ケ）第10118号）*5は、以下の判示をしている（強調引用者）。
……。
甲１［引用者注：先行技術文献］の記載に接した当業者が，ケトチフェンの効果から，本件化合物［引用者注：進歩性判断対象となっている本件発明１の構成］のヒト結膜肥満細胞に対する効果について，前記アのような効果を有することを予測することができたということはできない。
……。
前記ａ［引用者注：先行技術文献である甲２０および甲３４についての記述］の各記載から，本件化合物のヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出阻害について前記アのような効果を有することを予測することができたということはできない。
……。
以上によると，本件発明１の効果は，当該発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであると認められるから，当業者が容易に発明をすることができたものと認めることはできない。」
この差戻審判決では、『顕著性』を想起させる「当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものである」場合には（独立要件説に立って*6）直ちに進歩性を認めている点から、予測できない顕著な効果を認めるためには、『顕著性』の充足のみで十分（『非予測性』の検討は不要）と考えているように思われる。
さらに、『非予測性』を想起させる「予測することができたということはできない」ことから直ちに「当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものである」と導いている点からは、『非予測性』と『顕著性』とを同一視しているようにすら見える*7。
このように、差戻審判決を見ても、『非予測性』と『顕著性』との関係は不明である。
学説等
『非予測性』および『顕著性』の解釈について、参考になると考えられる見解は、山下和明「審決（決定）取消事由」竹田稔・永井紀昭編『特許審決取消訴訟の実務と法理』（発明協会，2003）146頁以下（とくに159頁以下）である（以下、この見解を「山下説」とも称する）*8。調査官解説においても、「対象発明比較説」の上記②の見解（「対象発明が奏する効果が、当業者が対象発明の構成が奏するものとして予測することができなかったものであることに加えて、当該予測できる効果と比較して顕著な効果（異質または同質でも格別優れた効果）であることを要すると解する見解」）の一つとして山下説が引用されている*9。
山下説は、以下のように述べる。
（160頁）
この「予測あるいは発見することの困難なもの」が『非予測性』（「当業者が予測することができなかったもの」）に、「予測あるいは発見される効果と比較して，よほど顕著なものでなければならないこと」が『顕著性』（「当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なもの」）に、それぞれ対応するように見える。
山下説においては、「かつ」という文言から、「予測あるいは発見することの困難なもの」および「予測あるいは発見される効果と比較して，よほど顕著なものでなければならないこと」はAND関係にある。また、「予測あるいは発見される効果と比較して，よほど顕著」という表現から、「予測あるいは発見される効果」からわずかに超える効果では後者の要件（「予測あるいは発見される効果と比較して，よほど顕著なものでなければならないこと」）は満たされないこと（『顕著性』の上記(ii)の解釈）も分かる。
しかし、山下説においても、「予測あるいは発見される効果と比較して，よほど顕著なものでなければならないこと」が満たされるならば、必然的に「予測あるいは発見することの困難」であるとも言えるので、「予測あるいは発見することの困難なもの」（≒『非予測性』）という要件は不要であるように思える。ただし、この点については、次のように述べる見解がある*10。
……。
山下の第１要件［引用者注：「予測あるいは発見することの困難なもの」］を効果の「程度」の予測困難性だと解すると、第２要件［引用者注：「予測あるいは発見される効果と比較して，よほど顕著なものでなければならないこと」］と判断の「軸」が同一となり、第１要件の意義がほとんど失われてしまう。 しかし、山下の第１要件を、効果の発見に導くような予測の困難性を言っているのだと解すれば、第２要件とは異なる判断軸ということになり、第２要件にはない独自の意義が生まれることになる。」
（強調は原文ママ）
たしかに、『非予測性』を「効果の発見に導くような予測の困難性」と解釈すると、『顕著性』に加えて『非予測性』を要求する意義はある。
もっとも、これが山下説の解釈としては成り立ちうるものだとしても、「本件各発明の効果，取り分けその程度が，予測できない顕著なものであるかについて」（強調引用者）等と、『非予測性』も『顕著性』もともに「程度」を問題としているように読める本最高裁判決*11の、『顕著性』の解釈として成り立ちうるのかは疑問が残る。
また、『非予測性』および『顕著性』について、山下説から離れて以下のように述べる見解もある*12。
非予測性についても、〇か✖かの決定的要素ではなく、程度の問題と捉えます。
つまり、「全然、全く思いもよらない」というのが非予測性が大きく、「まぁ、ちょっと難しいけど思いつくかなぁ、いや無理かなぁ程度」がまぁまぁ非予測性がある、「それ、普通に思いつくでしょ」が非予測性なし、という感じです。異質の程度ということですね。」
なるほど、この見解のように「程度」を広く解釈した上で、『非予測性』を効果の「質」の問題と、『顕著性』を効果の「量」の問題と、それぞれ捉え（両者をOR関係にあるとす）る場合も、両要件を要求する意義がある。
しかし、本最高裁判決の「本件他の各化合物は，本件化合物と同種の効果であるヒスタミン遊離抑制効果を有するものの，いずれも本件化合物とは構造の異なる化合物であって，引用発明１に係るものではなく，引用例２との関連もうかがわれない。そして，引用例１及び引用例２には，本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有するか否か及び同作用を有する場合にどの程度の効果を示すのかについての記載はない。」（強調引用者）といった判示から、最高裁は、効果の「質」については「程度」を考慮せず、単に同種か否かのみを考慮しているようにも思われ、『非予測性』の判断において効果の「質」の「程度」を問うことは唐突なようにも感じられる。
審査基準・審査ハンドブック
本最高裁判決について、「現行の審査基準の運用は、最高裁判決に整合するものである」として、特許・実用新案 審査基準（以下「審査基準」）自体は改訂されなかったが、「本判決は、審査基準で⽰された基本的な考え⽅を理解する上で有⽤なものである」として、特許・実用新案 審査ハンドブック（以下「審査ハンドブック」）に本判決の情報が追加され（審査基準からその情報へリンクされ）た*13。
具体的には、「審査ハンドブック」に、「3202「ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」」が追加され、そこで冒頭で挙げた最高裁の判示部分が引用されるとともに、以下の「説明」が記載されている（強調引用者）。
したがって、「3.2.1(1) 引用発明と比較した有利な効果の参酌」の具体的な判断に際しては、引用発明に他の引用発明を適用する等して論理付けができるとされた構成（最高裁判決のいう「本件各発明の構成」）が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することが必要である。
なお、「本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみ」から「本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定」すべきではないという最高裁判決に照らせば、請求項に係る発明と同等の効果を有する化合物等が知られていたというのみで、「技術水準から予測される範囲を超えた顕著なもの」ではないと判断するのは適切ではない。」
上記強調部分から、『非予測性』および『顕著性』について意識した記載となっていることが分かる*14*15。なお、審査ハンドブック（および審査基準）の「技術水準から予測される範囲を超えた顕著なもの」は、表現としては『顕著性』に似ているが、最高裁判決における「予測できない顕著な」効果に対応するものである。
それでは、「現行の審査基準の運用は、最高裁判決に整合するものである」との理由で改訂のなされなかった、審査基準の記載はどのようなものになっているのか見てみよう。
(i) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合
(ii) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果と同質の効果であるが、際だって優れた効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合」
（第III部 第2章 第2節 3.2.1「引用発明と比較した有利な効果」；強調引用者）
上記は、（少なくとも）(i)や(ii)の場合であれば直ちに、「技術水準から予測される範囲を超えた顕著なもの」と認められるように読める。(i)および(ii)の「当業者が予測することができたものではない」という記載は『非予測性』を想起させ、『非予測性』があれば（『顕著性』の充足を問わず）「予測できない顕著な」効果がある、と述べているような書きぶりなのである*16。特許庁は、（審査ハンドブックでは『非予測性』と『顕著性』との双方に言及したものの、それはリップサービスに過ぎず）『顕著性』については不要な要件と考えている（からこそ審査基準を改訂不要とした）のかも知れない。
あるいは、特許庁は、(i)の「質」の観点は『非予測性』に、(ii)の「量」の観点は『顕著性』に、それぞれ対応すると考えた（上記「学説等」の節で最後に述べた見解を採った）可能もある。
まとめに代えて
本最高裁判決が出された後、最高裁が独立要件説を採ったのか否かという（判決で明示されていない）点は大いに議論されている一方、判決で明示された『非予測性』および『顕著性』の解釈については、上記したわずかな例を除き、ほとんど議論されていないと思われる。
しかしながら、審査ハンドブックとは言え、特許庁の審査に関する文書で『非予測性』および『顕著性』が言及されたことを考慮すると、『非予測性』『顕著性』の解釈が今後の実務に影響を与えかねないため、（最高裁判決に拘束されない、望ましい進歩性判断枠組み*17とは別に）本最高裁判決の示した『非予測性』『顕著性』についても活発に議論されることが望まれる*18。
もっとも、『非予測性』『顕著性』の解釈を議論するための土台となる材料が少ないのも事実である。その理由は、最高裁判決が、この2つの要件を課す理由を全く示していないからである。最高裁は、「予測できない顕著な」効果有無の判断において、これまでほとんど議論されていない『非予測性』および『顕著性』という要件を導入したのであれば、その理由を説明すべきだったように思われる。
更新履歴
- 2021-01-17 公開
*1:大寄麻代「判解」L&T87号（2020）106頁以下。
*2:本稿は、（あまりに内容が乏しかった）拙稿「発明の予測できない顕著な効果の有無の判断において、「顕著性」に加え「非予測性」を検討する意義」の拡充を試みたものである。
*3:もっとも、最高裁判決では、後に見るように、効果の「程度」という点を強調している書きぶりとなっており、対象発明比較説の上記②の見解とは若干の相違があるようにも思われる。
*4:加えて、「対象発明の構成が奏するであろうと予測することができる範囲を超え、これと比較して顕著なもの」という調査官解説の表現からは、（少なくとも二次的考慮説に立った場合の）『顕著性』については上記(ii)の解釈（「当業者が予測することができた範囲の効果」を（わずかに超えるだけでは不十分で）「顕著」に超える必要があるという解釈）を採っているように思われる。
*5:2020年12月25日上告受理申立て不受理決定により確定。
*6:本差戻審判決に関与した裁判官が書いたと思われる、匿名「判批」L&T89号（2020）106頁以下には「独立要件説か総合考慮説のどちらをとったものかは明言していない。」（111頁）とあるが、独立要件説を採ったと解するのが通常であろう。
*7:もっとも、匿名・前掲判批には「本件各発明の効果が予測できない顕著なものであるかについて、本件優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かが争われた。」（108頁）と、『非予測性』と『顕著性』とを区別している記載がある。
*8:なお、山下説を解説するものとして、岡田吉美「発明の進歩性の評価における効果の位置づけの考察」特許研究69号（2020）35頁以下（とくに37頁以下）がある。
*9:大寄麻代・前掲111頁 注19。
*10:想特一三「山下説の第１要件の意義について」『そーとく日記』2020年07月07日。
*11:想特一三「独立要件説論者はいなかった？」『そーとく日記』2020年06月17日。
*12:小林正和「進歩性の基本的考え方（９）」『理系弁護士、特許×ビール×宇宙×刑事』2020年12月19日。
*13:「「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂について」（令和2年12月16日）および産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第15回 審査基準専門委員会ワーキンググループ 資料1「進歩性判断における有利な効果に関する審査基準の点検について」。
*14:なにゆえ、「したがって」という接続詞を用いているのか不明であるが。
*15:ちなみに、この審査ハンドブックの改訂については、産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第15回 審査基準専門委員会ワーキンググループで検討されたが、議事録を見る限り、『非予測性』および『顕著性』については議論されていないようである。
*16:岡田吉美・前掲47頁も、「審査基準では，「予測困難な効果」＝「顕著な効果」と解釈できる記載になって」いる、と述べている。
