最三小判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)第69号)を受けて、差戻審では、新たな手法により効果顕著性を判断することとなるところ、最終的に出される結論は(和解を除くと)次の3通りだろう:
- 効果顕著性の存在を認めず、進歩性否定
- 効果顕著性の存在を認め、進歩性肯定
- 効果顕著性の存在を認めるも、進歩性否定
1番目の結論は、「効果顕著性について、最高裁からその調べ方が悪いと言われたので、別の(適切な)方法で調べてみたけれども、やっぱりありませんでした。したがって結論は前と変わりません」というものなので、この場合、進歩性の判断枠組みや前訴判決(平成26年知財高判)の拘束力については(今以上には)問題とならないだろう。
2番目の結論の場合、差戻審は、効果の独立要件説を採ったのであり、前訴判決の拘束力が及ぶ範囲は容易想到性判断までである(=進歩性全体の判断には及ばない)と判断したことになろう。
3番目の結論では、差戻審は、効果の二次的考慮説を採ったこととなる。この場合、効果顕著性が存在してもなお、進歩性を否定するならば、平成29年知財高判においてなぜ効果顕著性を判断したのかについて、説明が必要であるように思う*1。
2020-06-18追記
差戻審判決(知財高判令和2年6月17日(令和元年(行ケ)第10118号))が公開された。
等と判示し、差戻審は、上記2番目の結論「効果顕著性の存在を認め、進歩性肯定」を採っている。
そして、
と判示していることから、上述の通り、「差戻審は、効果の独立要件説を採ったのであり、前訴判決の拘束力が及ぶ範囲は容易想到性判断までである(=進歩性全体の判断には及ばない)と判断した」ことが分かる(私の用語の選択に問題があるのだが、ここでの「容易想到性」は、差戻審判決における「発明の構成に至る動機付け」と同義であり、「進歩性全体」は、差戻審判決における「当業者が容易に発明をすることができた[か否か]」と同義であると思っていただきたい)。