はじめに
2022年10月20日に、新たな知財高裁大合議事件の判決言渡しがなされた。裁判所ウェブページには、いまだ本判決（知財高大判令和4年10月20日［令和2年(ネ)第10024号］）が掲載されていない。もっとも、「判決要旨」は知財高裁ウェブページに掲載されており、判決の概要を把握することはできる。［2022-11-17追記：判決全文が知財高裁ウェブページに掲載された。］
そこで、本稿では、（好ましいことではないだろうが判決自体は読まず）「判決要旨」のみに基づき、若干の検討を行なうこととする。
判決要旨からの抜粋1
102条2項適用可否
一般論
この規定［引用者注：特許法102条2項］の趣旨は、特許権者による損害額の立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の損害額と推定し、これにより立証の困難性の軽減を図ったものであり、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、 特許権者がその侵害行為により損害を受けたものとして、特許法１０２条２項の適用が認められると解すべきである（知的財産高等裁判所平成２５年２月１日特別部判決［引用者注：ごみ貯蔵機器事件控訴審判決］、知的財産高等裁判所令和元年６月７日特別部判決［引用者注：二酸化炭素含有粘性組成物事件控訴審判決］参照）。そして、同項の規定の趣旨に照らすと、特許権者が、侵害品と需要者を共通にする同種の製品であって、市場において、侵害者の侵害行為がなければ輸出又は販売することができたという競合関係にある製品（競合品）を輸出又は販売していた場合には、 当該侵害行為により特許権者の競合品の売上げが減少したものと評価できるから、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在するものと解するのが相当である。また、かかる事情が存在するというためには、特許権者の製品が、特許発明の実施品であることや、特許発明と同様の作用効果を奏することを必ずしも必要とするものではないと解すべきである。
本件事案への当てはめ
控訴人は、被告製品１が輸出された時期と同じ時期に共通の仕向国へ、控訴人製品１を輸出したことが認められるところ、控訴人製品１は、「肘掛部に施療者の前腕部をマッサージする前腕部施療機構を備えた椅子式マッサージ機」である点において、被告製品１と需要者を共通にする同種の製品であって、施療者の前腕部をマッサージできるという機能が共通することに鑑みると、控訴人製品１は、上記共通の仕向国の各市場において、被告製品１が輸出されなければ輸出することができたという競合関係にある製品（競合品）であることが認められるから、控訴人製品１について、控訴人に、被控訴人による本件特許権Ｃの侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在するものと認められる。
102条2項による推定の覆滅
被控訴人が被告製品１の輸出により得た利益の額（限界利益額）は、特許法１０２条２項により、控訴人が受けた損害額と推定される（以下、この推定を「本件推定」という。）。
被控訴人は、①特許発明が被告製品１の部分のみに実施されていること、②市場における競合品の存在、③市場の非同一性、④被控訴人の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、⑤被告製品１の性能（機能、デザイン等）は、本件推定の覆滅事由に該当する旨主張するところ、①及び③は、覆滅事由に該当するものと認められるが、②、④及び⑤は、覆滅事由に該当するものと認めることはできない。
そして、上記①及び③の覆滅事由の内容、本件特許Ｃに係る発明の技術的意義等を総合考慮すると、被告製品１の購買動機の形成に対する本件特許Ｃに係る発明の寄与割合は特定の割合と認められ、この割合を超える部分については被告製品１の限界利益額と控訴人の受けた損害額との間に相当因果関係がないものと認められる。
したがって、本件推定は、上記限度で覆滅されるから、控訴人の同項に基づく損害額は、被告製品１の限界利益額のうち、上記割合に相当する金額と認められる。
102条2項と3項との重畳適用可否
一般論
特許法１０２条３項は、特許権者は、故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができると規定し、同条５項本文（令和元年改正特許法による改正前の同条４項本文）は、同条３項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げないと規定している。そして、特許権は、特許権者の実施許諾を得ずに、第三者が業として特許発明を実施することを禁止し、その実施を排除し得る効力を有すること（特許法６８条参照）に鑑みると、特許法１０２条３項は、特許権者が、侵害者に対し、自ら特許発明を実施しているか否か又はその実施の能力にかかわりなく、特許発明の実施料相当額を自己が受けた損害の額の最低限度としてその賠償を請求できることを規定したものであり、同項の損害額は、実施許諾の機会（ライセンスの機会。以下同じ。）の喪失による最低限度の保障としての得べかりし利益に相当するものと解される。
一方で、特許法１０２条２項の侵害者の侵害行為による「利益」の額（限界利益額）は、侵害品の価格に販売等の数量を乗じた売上高から経費を控除して算定されることに照らすと、同項の規定により推定される特許権者が受けた損害額は、特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益に相当するものと解される。特許権者は、自ら特許発明を実施して利益を得ることができると同時に、第三者に対し、特許発明の実施を許諾して利益を得ることができることに鑑みると、侵害者の侵害行為により特許権者が受けた損害は、特許権者が侵害者の侵害行為がなければ自ら販売等をすることができた実施品又は競合品の売上げの減少による逸失利益と実施許諾の機会の喪失による得べかりし利益とを観念し得るものと解される。
そうすると、特許法１０２条２項による推定が一部覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、同条３項の適用が認められると解すべきである。
覆滅事由に応じた判断
そして、特許法１０２条２項による推定の覆滅事由には、同条１項と同様に、侵害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由と、それ以外の理由によって特許権者が販売等をすることができないとする事情があることを理由とする覆滅事由があり得るものと解されるところ、上記の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、特許権者は、特段の事情のない限り、実施許諾をすることができたと認められるのに対し、上記の販売等をすることができないとする事情があることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下において、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別的に判断すべきものと解される。
……
市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、被控訴人による被告製品１の各仕向国への輸出があった時期において、控訴人製品１は当該仕向国への輸出があったものと認められないことから、当該仕向国のそれぞれの市場において、控訴人製品１は、被告製品１の輸出がなければ輸出することができたという競合関係があるとは認められないことによるものであり、控訴人は、当該推定覆滅部分に係る輸出台数について、自ら輸出をすることができない事情があるといえるものの、実施許諾をすることができたものと認められる。
一方で、本件特許Ｃに係る発明が侵害品の部分のみに実施されていることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、その推定覆滅部分に係る輸出台数全体にわたって個々の被告製品１に対し本件特許Ｃに係る発明が寄与していないことを理由に本件推定が覆滅されるものであり、このような本件特許Ｃに係る発明が寄与していない部分について、控訴人が実施許諾をすることができたものと認められない。
そうすると、本件においては、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分についてのみ、特許法１０２条３項の適用を認めるのが相当である。
検討
102条2項適用可否
102条2項の適用につき、必ずしも特許権者による特許発明の実施が必要ではないことは、すでに知財高大判平成25年2月1日（平成24年(ネ)第10015号）［ごみ貯蔵機器］により判示されていた。
すなわち、当該判決は、「特許法１０２条２項には，特許権者が当該特許発明の実施をしていることを要する旨の文言は存在しないこと，……，同項は，損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられたものであり，また，推定規定であることに照らすならば，同項を適用するに当たって，殊更厳格な要件を課すことは妥当を欠くというべきであることなどを総合すれば，特許権者が当該特許発明を実施していることは，同項を適用するための要件とはいえない。……特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には特許法１０２条２項の適用が認められると解すべきである。」と述べていた。
ここで、「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」とは、どのような場合に認められるのか問題となるところ、本判決が、「特許権者が、侵害品と需要者を共通にする同種の製品であって、市場において、侵害者の侵害行為がなければ輸出又は販売することができたという競合関係にある製品（競合品）を輸出又は販売していた場合」には当該事情が認められ（102条2項の適用が認められ）ることを示した点に、一つの意義があると考えられる。加えて、競合品につき「特許発明と同様の作用効果を奏することを必ずしも必要とするものではない」と述べた点も重要であろう2。
102条2項による推定の覆滅
102条2項による推定の覆滅について、知財高大判令和元年6月7日（平成30年(ネ)第10063号）［二酸化炭素含有粘性組成物］は、以下のように述べている。
特許法１０２条２項における推定の覆滅については，同条１項ただし書の事情と同様に，侵害者が主張立証責任を負うものであり，侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例えば，①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性），②市場における競合品の存在，③侵害者の営業努力（ブランド力，宣伝広告），④侵害品の性能（機能，デザイン等特許発明以外の特徴）などの事情について，特許法１０２条１項ただし書の事情と同様，同条２項についても，これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができるものと解される。また，特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合においても，推定覆滅の事情として考慮することができるが，特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅が認められるのではなく，特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け，当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相当である。
本件において、被疑侵害者（＝被控訴人＝被告）は上記判決に沿って推定覆滅を主張したところ、知財高裁は（発明要旨のみからは明らかではないがおそらく）具体的事実を考慮し、「特許発明が被告製品１の部分のみに実施されていること」および「市場の非同一性」のみを覆滅事由と認めたのだと考えられる。換言すると、本判決は、一般論として、「市場における競合品の存在」「被控訴人の営業努力（ブランド力、宣伝広告）」「被告製品１の性能（機能、デザイン等）」が覆滅事由として認められないと判断したのではないであろう。
102条2項と3項との重畳適用可否
102条2項と3項との重畳適用可否を考えるに際しては、まず、令和元年特許法改正を見る必要がある。
当該法改正前には、102条1項および2項による推定が覆滅された部分について、102条3項による重畳適用が認められるか否か議論があったところ、102条1項については、本改正により条文の全体構造が大きく変化し、基本的には重畳適用が認められる3ことが条文上明らかとなった。一方で、102条2項については、改正が行なわれなかった。この点につき、立案担当者は「第２項の推定が覆滅された部分に対する実施料相当額の認定については、特段の規定を措置していないが、第２項の推定が覆滅された部分についても、ライセンス機会の喪失が認められるのであれば、特段の規定の措置がなくても、新第１項と同様の認定がなされるとの解釈に基づくものである。」と述べてはいた4が、これに反対する見解もあった5。
このような状況において、本判決が、102条2項の推定覆滅部分についても、102条3項による重畳適用が認めたことに意義がある。
ところで、令和元年改正による新102条1項においても、「特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合」（同項2号括弧書）については、102条3項の重畳適用が認められない6。
本判決が、「特許法１０２条２項による推定が一部覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、同条３項の適用が認められると解すべきである。」と述べているのは、102条2項についても、102条1項と同様の基準で、102条3項の重畳適用の可否を判断することを示していると考えられる7。
そして、本判決は、特許発明が被疑侵害製品の一部分のみでしか実施されていないという事情（部分実施の事情）によって102条2項の推定が覆滅された部分については、特許権者が実施許諾をすることができなかったとして、102条3項の重畳適用を認めなかった。この判断の妥当性を含め、102条2項の推定覆滅部分のうちどの範囲にまで102条3項の重畳適用を認めるかについては、上記102条1項2号括弧書の解釈につき既に大きな議論があることと相まって、今後、（少なくとも学説上の）論点となるであろう 8。
なお、本判決よりも少し前のものであるが、知財高判令和4年6月20日（令和3年(ネ)第10088号等）は、「競合品の存在を理由とする同項［引用者注：102条2項］の推定の覆滅は、侵害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権者以外の競合品が販売された蓋然性があることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然性があることにより推定が覆滅される部分については、そもそも特許権者である被控訴人が控訴人に対して許諾をするという関係に立たず、同条３項に基づく実施料相当額を受ける余地はないから、重畳適用の可否を論ずるまでもな」い、と述べ、競合品存在による102条2項の推定覆滅部分について102条3項の重畳適用を認めなかった9。
最後に、本判決は（102条3項の重畳適用可否について）「販売等をすることができないとする事情があることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下において、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別的に判断すべきもの」と述べるが、「事情」を個別的に切り分けて、（102条2項の推定覆滅の度合いを算出した後）102条3項の重畳適用可否を判断するのが、妥当なのか（個々の「事情」を総合考慮して推定覆滅の度合いを判断するのが妥当ではないか）、そもそも実務的・現実的に個々の「事情」を切り分けて推定覆滅の度合いを算出することが可能なのか、やや疑問に感じる。
[以下、2022-11-20追記]
上記で「個々の「事情」を総合考慮して推定覆滅の度合いを判断するのが妥当ではないか」と述べたが、以下の通り、本判決でも「総合考慮」して、推定覆滅の度合いを判断していたので、この点を訂正する（以下は、「判決要旨」ではなく、判決からの引用である）。
以上のとおり、本件各発明Ｃは、椅子式マッサージ機の構造のうち、「肘掛部の前腕部施療機構」に関する発明であり、被告製品１においては、「腕ユニット」（肘掛部）及びアームレスト（手掛け部）に係る部分のみに実施されていること、平成２６年５月から令和３年３月までの間に輸出された被告製品１のうち、控訴人製品１が輸出されていない仕向国への輸出分（合計……台）があること（市場の非同一性）は、本件推定の覆滅事由に該当すること、本件各発明Ｃの前腕部施療機構におけるスムーズな前腕部の載脱が可能となり、施療者が起立及び着座を快適に行うことができるという効果は、椅子式マッサージ機の基本的な機能であるマッサージ機能そのものではなく、「腕部」のマッサージを行う際の付随的なものであり、また、本件各発明Ｃの技術的意義は高いとはいえず、被告製品１の購買動機の形成に対する本件各発明Ｃの寄与は限定的であること、控訴人製品１が輸出されていない仕向国への輸出分（合計……台）は、被告製品１の輸出台数（……台）の７％に相当することを総合考慮すると、被告製品１の購買動機の形成に対する本件各発明Ｃの寄与割合は１割と認めるのが相当であり、上記寄与割合を超える部分については、被告製品１の限界利益額と控訴人の受けた損害額との間に相当因果関係がないものと認められる。
したがって、本件推定は、上記限度で覆滅されるものと認められるから、特許法１０２条２項に基づく控訴人の損害額は、……、被告製品１の限界利益額の１割に相当する合計……円と認められる。
もっとも、このように一旦「総合考慮」により特定した「推定覆滅部分」について、102条3項の重畳適用の可否を判断する際に、「特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別的に判断」することが一般に可能なのか10、疑問は一層深まることとなった。
更新履歴
- 2022-10-22 公開
- 2022-10-31 「競合品」に関する中山信弘『特許法〔第4版〕』の見解を注釈に追記
- 2022-11-17 判決全文が知財高裁ウェブページに掲載された旨を追記
- 2022-11-20 「検討」の末尾に追記
- 項名は引用者による。また、強調も引用者による。↩
- なお、中山信弘『特許法〔第4版〕』（弘文堂，2019）は、102条1項および2項の適用が認められる「競合品」としては「特許権と目的や効果が同じであるということを要件とすべきであろう。」（1項につき399頁、2項も1項と同様であることにつき415頁）と述べている。↩
- 正確には、新102条1項では、同項新1号の額と新2号の額との合計額が損害額として認められるようになった。↩
- 特許庁総務部総務課制度審議室編『令和元年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』（発明推進協会，2020）25頁。↩
- 高林龍「特許権侵害の損害賠償に関する２件の知財高裁大合議判決回顧」L&T別冊8号（2022）58頁以下。↩
- 正確には、新102条1項2号による額の算定の際に、この場合は除かれる。↩
- 本判決が「実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、特許権者は、特段の事情のない限り、実施許諾をすることができたと認められる」と述べている点も、102条2項を、102条1項とパラレルに考えることを示唆している（102条1項1号および2号参照）。↩
- ただし、知財高大判令和2年2月28日（平成31年(ネ)第10003号）［美容器］では、部分実施の事情は102条1項（当該判決当時の本文、現1号）の「単位数量当たりの利益の額」の算定において考慮しており、この立場の下では、（新102条1項の条文構造上）部分実施の事情と1項2号括弧書の解釈とは関わりがないこととなる。↩
- 本判決の存在は、宮脇正晴 立命館大学教授に教えていただいた。↩
- 本件については、「控訴人製品１が輸出されていない仕向国への輸出分」＝「被告製品１の輸出台数（……台）の７％」のみ、すなわち、「総合考慮」の前に既に、数値的に特定されている部分のみが、102条3項の重畳適用を認められたが、常にこのようになるとは限らないだろう。↩
