特許法102条1項は、以下のものである（強調は引用者）。
特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量（次号において「譲渡数量」という。）のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量（同号において「実施相応数量」という。）を超えない部分（その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量（同号において「特定数量」という。）を控除した数量）を乗じて得た額
二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合（特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。）におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
このように条文では、数ある実施行為（2条3項）のうち「譲渡」のみが挙げられている。「譲渡」以外の実施行為（特許権侵害行為）については、102条1項を適用できる余地は全くないのだろうか。
立案担当者は、条文で「譲渡」のみが挙げられていることについて、「本算定ルールにすべての侵害行為を列記することは、条文の構成上難しい。このため、代表的なケースである「譲渡」の場合を規定した算定ルールとしたものである。なお、「譲渡」以外の場合（「貸渡し」等）についても、本規定の算定ルールが妥当する場合には、この考え方を参考にした損害賠償額の算定が可能と考えられる。」と述べている1。
さらに、立案担当者は、実施行為（2条3項）に「電気通信回線を通じた提供」が加わった際（平成14年法改正）、102条1項の改正は行なわれなかった理由につき、「同項［引用者注：102条1項］では「譲渡」の場合のみが扱われているが、これは「譲渡」「貸渡し」「輸入」等の場合を代表して「譲渡」の場合のみを規定したものとの位置付けである」ので、102条1項に「電気通信回線を通じた提供」を追加する必要はないからと説明する2
以上からすると、「譲渡」以外の実施行為であっても、「物」（プログラム等を含む）の移動が伴う行為 ― 「貸渡し」「電気通信回線を通じた提供」「輸入」「輸出」 ― については、102条1項の適用（あるいは類推適用3）が可能であるように思われる。
それでは、特許権侵害行為が「使用」の場合には、102条1項は（類推）適用できるのか。以下、特許発明が物の発明である場合と方法の発明である場合とに分けて検討する。
物の発明の場合は、侵害製品（特許発明の技術的範囲に含まれる侵害者の製品）は「侵害の行為を組成した物」（102条1項柱書）に該当するため、特許権者が特許発明実施製品（あるいは侵害製品の競合製品）の「使用」1回ごとに利益を得ていると言えるならば4、その利益の額を「侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」に対応するものと捉える5ことで、102条1項の類推適用を認めても良いのではなかろうか。「譲渡」の場合と本質的には変わりがないと考えられるからである。
一方、方法の発明の場合は、侵害方法（特許発明の技術的範囲に含まれる侵害者の行為）において物（装置等）が用いられていたとしても、当該物は「侵害の行為に供した物」であって「侵害の行為を組成した物」とは言えない6。そのため、102条1項の（類推）適用は難しいように思われる。
改訂履歴
- 2023-01-15 公開
- 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『工業所有権法の解説 平成10年改正』（発明協会，1998）18頁。↩
- 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『産業財産権法の解説 平成14年改正』（発明協会，2002）19頁。↩
- 田村善之ほか『プラクティス知的財産法I 特許法』（信山社，2020）169頁は、侵害製品が貸与された場合は102条1項の適用外としつつも、特許権者も侵害者も貸与していた場合は102条1項が類推適用される、と述べる（貸与以外の実施行為については、適用可否および類推適用可否に言及はない）。↩
- 例えば、特許権者がユーザへ特許発明を利用したサービスを提供しており、サービス提供1回ごとに（特許発明が1回「使用」され）、ユーザから対価を得ている場合。↩
- 「侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」を、「侵害の行為がなければ提供することができたサービスの単位数量当たりの利益の額」等と読み替える。↩
- 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第22版〕』（発明推進協会，2022）334頁参照。↩
