判決概要
X（原告）の特許権について、Y（被告）が特許無効審判を請求した。審判においてXは訂正請求を行なったが、特許庁は、この訂正請求を認めず、さらに（訂正前の）本件発明１および２はサポート要件を満たさないと判断して、特許無効審決をなした。
そこで、Xが審決取消しを求め訴訟提起したところ、知財高判令和5年10月5日（令和4年(行ケ)第10126号）は、特許庁による訂正要件の判断には誤りがあり、また、サポート要件の判断対象となる発明は訂正後の発明であるとして、特許無効審決を取り消した。
本件発明および本件訂正発明
請求項１
判決抜粋（強調は引用者による）
……［引用者注：本件明細書の］【０１２１】～【０１２３】（表５（【表６】））に記載された実施例１５は、ＨＣＦＣ－２４４ｂｂからＨＦＯ－１２３４ｙｆへ、触媒無しで変換したところ生じた、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ、ＨＦＣ－１４３ａ及びＨＦＣ－２５４ｅｂを含む組成物が４例記載されており（加熱された温度（℃）がそれぞれ５５０、５７４、６０３、６２６）、当該組成物に含まれるＨＦＯ－１２３４ｙｆの量がそれぞれ、５７．０、７７．０、８５．０、８２．５モルパーセントであることが記載されている。
……もっとも、本件明細書には、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製するに当たり、追加の化合物としてＨＦＣ－１４３ａ及びＨＦＣ－２５４ｅｂが含まれることについての技術的意義をうかがわせる記載はなく、また、化合物中のＨＦＯ－１２３４ｙｆの量が５７．０、７７．０、８５．０、８２．５モルパーセントであることについての技術的意義をうかがわせる記載もない。
……本件訂正により、本件発明１の化合物のうちのＨＦＯ－１２３４ｙｆの含有量の下限が７７．０モルパーセントと定められたことになるが、前記……のとおり、この数値自体は本件明細書に記載されていたものである。しかるところ、本件明細書の記載に照らしても当該数値に格別の技術的意義があるとは認められないから、本件訂正により、本件発明１に関し、新たな技術的事項が付加されたということはできない。
……本件訂正により、本件発明２の化合物のうちのＨＦＯ－１２３４ｙｆの含有量の下限が８２．５モルパーセントと定められたことになるが、前記……のとおり、この数値自体は本件明細書に記載されていたものであり、また、本件明細書の記載に照らしても当該数値に格別の技術的意義があるとは認められないから、前記……と同様の理由により、本件訂正は、本件発明２に関し、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。
……したがって、本件訂正は、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものというべきである。
……以上によれば、本件訂正は「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」されたものと認めることになるから、本件訂正が特許法１３４条の２第９項において準用する同法１２６条５項の規定に適合しないとした本件審決の判断は誤りであり、原告の主張する取消事由１（訂正要件適合性に係る判断の誤り）には理由がある。
また、取消事由２についても、サポート要件違反の判断の対象となる発明は、本件訂正発明となるべきところ、本件審決は、［引用者注：本件訂正前の］本件発明について判断をしているのであるから、取消しを免れない。
雑感
「新たな技術的事項」
「本件明細書の記載に照らしても当該数値に格別の技術的意義があるとは認められないから、本件訂正により、本件発明１に関し、新たな技術的事項が付加されたということはできない。」という判示につき、以下の2点が気になった。
第一に、「当該数値に格別の技術的意義があるとは認められないから、……新たな技術的事項が付加されたということはできない。」との論理は何を意味しているのか。「格別の技術的意義」―例えば、数値限定の臨界的意義―がある場合は、「新たな技術的事項が付加された」として訂正を認めない、ということだろうか。しかし、「技術的意義」の付加される訂正を認めないのであれば、特許無効を回避するという訂正の最大の目的が果たせなくなる。
第二に、「本件訂正により、本件発明１に関し、新たな技術的事項が付加されたということはできない」との判示は、訂正前の発明（本件発明１）と訂正後の発明とを比較して、「新たな技術的事項が付加された」か否かを判断しているようにも読める。しかし、そのような判断をしているのであれば、妥当ではない。「明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項」と訂正後の発明とを比較して、後者について、新たな技術的事項を導入しないものであれば、126条5項の要件は満たす。訂正前後の発明を見て判断するのは、126条1項ただし書き各号（訂正目的要件）および同条6項（実質的拡張・変更ではない）の要件である。
なお、知財高判平成30年1月22日（平成29年(行ケ)第10007号）も、「訂正後の化学物質群は，訂正前の基本骨格（……）を共通して有するものである。加えて，訂正後の化学物質群について，訂正前の化学物質群に比して顕著な作用効果を奏するとも認め難い。そうすると，選択肢を削除することによって，本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものではない。」（強調は引用者による）と述べており、本判決と似た論理構成である。
これら判決は、知財高大判平成20年5月30日（平成18年(行ケ)第10563号）［ソルダーレジスト］が、「本件へのあてはめ」において、「［引用者注：本件各訂正により］引用発明の内容となっている特定の組合せを除外することによって，本件明細書に記載された本件訂正前の各発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから，本件各訂正が本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでないことは明らかであり，本件各訂正は，当業者によって，本件明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるということができる。」（強調は引用者による）と述べているのを、範としたのかも知れない。しかし、［ソルダーレジスト］大合議判決は、(1)たしかに訂正前の発明と訂正後の発明とを比較しているが、訂正前の発明が「本件明細書に記載され」ていることを前提としており、(2)また訂正によって「訂正前の各発明に関する技術的事項」に変更がないと述べているだけで、訂正により「格別の技術的意義」や「顕著な作用効果」が新たに生ずることを禁止しているわけではない*1。
特許庁への差戻し
上記のとおり、本件審決取消訴訟では、サポート要件の判断対象となる発明は訂正後の請求項１および２に係る発明であるとして、訂正前の発明について（のみ）サポート要件の判断を行ない特許無効と判断した審決を取り消し、特許庁へ審理を差し戻した。
しかし、請求項１に係る発明については、本件審決取消訴訟と同一の裁判体が、本件と同一の当事者間における同一特許権の侵害訴訟（知財高判令和5年10月5日（令和4年(ネ)第10094号））において、本件と同日に、以下のように、本件と同様の訂正を認めたとしてもサポート要件違反のため特許無効である、と判示しているのである（強調は引用者）。
訂正後の請求項２に係る発明についても、上記と同様の論理でサポート要件違反と判断されることは間違いない。
加えて、本件審決取消訴訟において、Xはサポート要件充足についての主張も行なっているから、訂正後の発明がサポート要件違反と判断されても、Xにとって不意打ちとはなるまい。
このような状況下において、審決を取り消し、あらためて特許庁に特許無効審決を出させる意義は何か、考えさせられる事案である。
更新履歴
- 2023-10-22 公開
- 2023-10-22 「除くクレーム」への訂正について記した注を追加
*1:ただし、「除くクレーム」への訂正については、別の考え方がありうるかも知れない。例えば、吉田広志「知財高大判平成20年5月30日（平成18年(行ケ)第10563号）判批」特許研究47号（2009）76頁以下は、「除くクレーム」への補正・訂正前後で発明の「一体性と連続性」が保たれている必要があると述べる。
