続続・最高裁は効果の独立要件説を採ったのか?

最三小判令和元年8月27日集民262号51頁(平成30年(行ヒ)第69号)民集に登載されないため、いわゆる調査官解説は出ないものと考えていたところ、Law & Technology 87号に、大寄麻代最高裁調査官による本判決の「解説」(以下、本調査官解説)が掲載された*1。むろん最高裁調査官による解説が判決の“正しい”読み方を示しているというわけではないが、一定の意義を有するものだとは考えられる。

そして私は本判決について関心を抱いており、「最高裁は効果の独立要件説を採ったのか?」および「続・最高裁は効果の独立要件説を採ったのか?」という(怪)文書を綴ってきた経緯もあるため、本調査官解説についても少しばかり述べてみたい。


本調査官解説は、まず以下のように述べる。

「論旨*2は、発明の進歩性判断における予測できない顕著な効果の有無は、「審理の対象となる特許発明(以下『対象発明』という。)の効果」と、「対象発明の構成のものとして当業者が進歩性判断の基準時に予測し得た効果」とを対比して判断されるべきところ、原審は、「本件各発明の効果」と「本件各発明とは構造が異なる他の化合物の効果」とを対比して、本件各発明の効果が当業者の予測できない顕著な効果であることを否定したものであるから、特許法29条2項の解釈を誤った旨をいうものである。」(L&T87号109頁)

「えっ、採用された上告受理申立て理由はそれだけだったのか」というのが率直な感想である。

この上告受理申立て理由であるならば、本判決の射程は、当然、次のものになるだろう。本調査官解説は「本判決の射程等」という節で以下のように述べる。

「進歩性判断における予測できない顕著な効果の位置づけについては理論上の対立があるが、本件では、その判断枠組みや、進歩性判断において予測できない顕著な効果をどのように考慮すべきかという点は争われていない。本判決は、独立要件説または二次的考慮説のいずれかの立場を前提としたものではなく、いずれの説をとっても予測できない顕著な効果の有無の判断方法自体は異ならないと考えられることを前提として、その判断方法について判示したものと解される。」(同113頁;強調引用者[以下同])

「付言とは判断理由ではなく、原判決の付言も原判決の主文を導き出す理由となっているものではないことは明らかであるし、原審は、Yらの主張を失当として排斥することなく、予測できない顕著な効果の有無という実体法上の進歩性要件に関する内容について審理判断し、この点だけが上告受理申立て理由となっていたものである。本判決は、前訴判決の拘束力に関する判示を何らしておらず、これについて特定の立場をとったものとは解されない。」(同113頁;注釈略[以下同])


なお、本調査官解説では、二次的考慮説および独立要件説を次のように定義している。

「二次的考慮説は、発明の進歩性とは、あくまで発明の「構成」を容易に想到し得ない場合をいうとの判断枠組みの下で、発明の効果を二次的(副次的)な考慮要素として斟酌する見解である。この見解によれば、主引用発明に副引用発明等を適用して対象発明に至る動機づけ等があり、(一見)発明の構成自体が容易に想到されるといえる場合であっても、予測できない顕著な効果がある場合にはこれを反対方向の事情として考慮することにより、やはり当該構成を想到することには困難性があったと解し得ることになる*3
一方、独立要件説は、発明の構成自体を容易に想到することができる場合であっても、予測できない顕著な効果があることを理由として、発明の進歩性が肯定され得ると解する見解である。この見解には、さらに、構成の容易想到性にかかわらず、予測できない顕著な効果があればそれだけで進歩性が肯定されるという考え方と、両者を総合的に考慮して、発明の非容易性(進歩性)を判断する考え方とがある。」(同109-110頁)

「いずれの見解によっても、対象発明の構成を想到し得る動機づけがあっても、予測できない顕著な効果が認められる場合には、進歩性が肯定される余地があることになる。」(同110頁 注12)

*4

その上で、「本判決が前提とする予測できない顕著な効果についての上記判断方法*5は、二次的考慮説または独立要件説のいずれの立場からも説明可能と思われる。」(同112頁)とする*6

本調査官解説のこれら見解を是とすれば、本判決を前提とするにしても、進歩性の判断枠組みについて未解決の点は多い=比較的自由に論じられる、と言えそうである。


ところで、私は本判決の「本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として」という表現について、「最高裁は効果の独立要件説を採ったのか?」で少し論じていた。
本調査官解説は、この表現について「「本件化合物を……前提として」という部分は、効果の種類についての原審の上記①の判断をいうものと解され」る(同111-112頁)と述べている。ここで「原審の上記①の判断」とは、「原審は、①前訴判決によれば、引用発明1に係る化合物をヒト結膜肥満細胞安定化剤という用途に適用することは容易に想到することができたものであることを前提にすると、本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用という種類(内容)の効果を有すること自体は、当業者にとって予測できない顕著なものということはできないとしたうえで、②……」(同111頁)という記載に当たるから、この点についての本調査官解説の見解は、私が先の文書で述べていたことと概ね一致するように思われる。

さらに言えば、この点以外についても、私が「最高裁は効果の独立要件説を採ったのか?」および「続・最高裁は効果の独立要件説を採ったのか?」で述べていたことは、本調査官解説を読む限り、そこまで的外れでなかったような気がしないでもない*7*8

ひとまず、自分で自分のことを褒めておきたい(なんて締めだ……)。

更新履歴

2020-03-20 公開
2020-03-22 表現を微修正

*1:L&T87号(2020)106頁以下。

*2:引用者注:上告(受理申立て)理由の論旨を指す。池田真朗編『判例学習のAtoZ』(有斐閣,2010)25頁[山田文]参照。

*3:原文注9:「容易想到性を肯定する方向の事情と総合考慮する見解によれば、予測できない顕著な効果がある場合であっても、必ず進歩性が肯定されることにはならない。」

*4:「独立要件説」に「両者[引用者注:発明の構成自体を容易に想到することができるか否か、および、予測できない顕著な効果があるか否か]を総合的に考慮して、発明の非容易性(進歩性)を判断する考え方」が含まれるのならば、二次的考慮説と独立要件説との違いは一体何なのか、疑問なしとしない。なお、想特一三「愛知靖之「進歩性判断における『予測できない顕著な効果』の判断手法」(NBL 1160号 8-15 2019)」『そーとく日記』参照。

*5:引用者注:「対象発明が奏する効果を、当業者が(進歩性判断基準時当時に)対象発明の構成が奏するであろうと予測できる効果と比較して、顕著で、かつ、予測できないことをいうと解する見解(対象発明比較説)」(同110頁)であって、当該効果の有無については「当業者が予測することができなかったものか否か」(非予測性)と「予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否か」(顕著性)との双方の観点から検討すべきとした」(同111頁)見解。

*6:本調査官解説ではその「説明」も記載されているが、ここでは略す。

*7:なお、本判決が「(非)容易想到性」ではなく「進歩性」という語を使った理由について、本調査官解説では言及がない。

*8:ちなみに、「最高裁の判決には重要なポイントもあります。まず,最高裁が認定した本件発明の効果は,明細書に記載のある効果だけです。つまり,後付けのものを考慮等したわけではないと思います,基本。ということは,明細書作成時に,やはり十分作用効果を記載する必要がある,ってことです。」という見解があるが、本調査官解説では、「予測できない顕著な効果」の明細書への記載の要否については何ら述べられていない。