特許法102条1項
特許法102条1項は、次のものである。
一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量（……）のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量（……）を超えない部分（その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量（……）を控除した数量）を乗じて得た額
二 ［引用者注：略］
この102条1項につき、年初の本ウェブログの投稿で、次のように書いた（注は省略；太字による強調は今回の追加）。
このように条文では、数ある実施行為（2条3項）のうち「譲渡」のみが挙げられている。「譲渡」以外の実施行為（特許権侵害行為）については、102条1項を適用できる余地は全くないのだろうか。……「譲渡」以外の実施行為であっても、「物」（プログラム等を含む）の移動が伴う行為 ― 「貸渡し」「電気通信回線を通じた提供」「輸入」「輸出」 ― については、102条1項の適用（あるいは類推適用）が可能であるように思われる。
それでは、特許権侵害行為が「使用」の場合には、102条1項は（類推）適用できるのか。以下、特許発明が物の発明である場合と方法の発明である場合とに分けて検討する。
物の発明の場合は、侵害製品（特許発明の技術的範囲に含まれる侵害者の製品）は「侵害の行為を組成した物」（102条1項柱書）に該当するため、特許権者が特許発明実施製品（あるいは侵害製品の競合製品）の「使用」1回ごとに利益を得ていると言えるならば、その利益の額を「侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」に対応するものと捉えることで、102条1項の類推適用を認めても良いのではなかろうか。「譲渡」の場合と本質的には変わりがないと考えられるからである。
一方、方法の発明の場合は、侵害方法（特許発明の技術的範囲に含まれる侵害者の行為）において物（装置等）が用いられていたとしても、当該物は「侵害の行為に供した物」であって「侵害の行為を組成した物」とは言えない。そのため、102条1項の（類推）適用は難しいように思われる。
令和5年改正不競法5条1項
ところで、令和5年法律第51号により、不正競争防止法5条1項は、以下のように改正された（下線は改正部分を表し、太字による強調は引用者による）*1。
一 被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物又は提供することができた役務の単位数量当たりの利益の額に、侵害者が譲渡した当該物又は提供した当該役務の数量（……）のうち被侵害者の販売又は提供の能力に応じた数量（……）を超えない部分（その全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売又は提供をすることができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量（……）を控除した数量）を乗じて得た額
二 ［引用者注：以下略］
上記太字強調部の改正は、産業構造審議会による次の検討結果*2を踏まえたものである：
……また、役務を提供をしている場合にも同項〔引用者注：令和5年改正前不競法5条1項〕を適用することができないが、ビジネスモデルが多様化する中、「物の譲渡」に限らない、役務提供をしている事例にも同項を適用可能とすべきではないか、との課題意識のもと検討を行った。
これらの課題意識を踏まえ、同項において、技術上の秘密に限定されている対象情報を営業秘密全般に拡充し、さらに「物を譲渡」した場合のみを想定している要件をデータや役務を提供している場合にも拡充するとの提案を行った。なお、同項は、その構造上、元々商取引に単位が認められ、当該単位で競争している場合に活用できる規定であるため、仮に拡充を行ったとしても、商取引単位が観念できないものについては適用することができない*3との整理もあわせて提示した。
立案担当者解説も、上記改正部分につき、次のように説明する（太字による強調は引用者による）*4。
現行法５条１項は、「物を譲渡」と規定しており、データの販売や役務の提供を行った事例に同項が適用されるかが文言上不明確であった。
……技術の進展に伴い、データが化体した商品も現れているところ、商品の中には、物やデータだけでなく役務を提供する場合（たとえば営業秘密である消費動向データを使用して学習を行って将来の消費動向の予測を可能にするAI 学習プログラムなどの営業秘密が化体した商品を用いて、将来の消費動向を提示するサービスの提供や、血液に関する化学分析結果のデータを用いて、特定疾患の発症リスクを評価するサービスの提供）も十分に想定されるところである。
そして、物の譲渡であれ、データまたはサービスのような役務の提供であれ、侵害者の利益が過少である場合に逸失利益に見合った賠償がなされない可能性や、侵害者の利益額を証明する困難さを含め損害額の立証の困難性に違いはない。
そこで、「物を譲渡」した場合を想定している現行法５条１項の要件をデータ（電磁的記録）や役務を提供した場合にも拡充した（改正法５条１項）。
不競法改正のもたらす、特許法解釈変更の可能性
この不競法改正を受けて、特許法102条1項の解釈 ―役務提供への適用許否についての解釈 ―は変わるのだろうか。
一つの考え方としては、現行特許法102条1項には、不競法5条1項に今般追加された「その侵害の行為により生じた役務を提供したとき」といった文言は存在しないのだから、方法の発明の実施（による役務提供）に、102条1項の適用は許されない（不競法5条1項の今般改正でそのことが確認された）、というものがある。
しかし、もう一つの考え方として、令和5年不競法改正立案担当者の挙げる「物の譲渡であれ、データまたはサービスのような役務の提供であれ、侵害者の利益が過少である場合に逸失利益に見合った賠償がなされない可能性や、侵害者の利益額を証明する困難さを含め損害額の立証の困難性に違いはない」との状況は、特許法でも変わりがないのだから、方法の発明の実施（による役務提供）について特許法102条1項（類推）適用を認めるべきである、というものも、あり得るように思われる。
さらに、上記立案担当者は、「現行法５条１項は、「物を譲渡」と規定しており、データの販売や役務の提供を行った事例に同項が適用されるかが文言上不明確であった。」とも記している。
不競法5条1項への「その侵害の行為により生じた役務を提供したとき」の文言追加の目的が「明確」化であり、改正前から役務提供についても5条1項適用が認められていた、と言えるのならば、特許法102条1項についても同様に、「その侵害の行為により生じた役務を提供したとき」といった文言が存在せずとも、方法の発明の実施による役務提供に対し、102条1項の適用が可能と言えよう。
本年は、このように、年初で示した私見（という程のものではないが）を一部改めることにより、終えることとする。
来年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。
更新履歴
- 2023-12-29 公開
